Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke, Davis & Company

APPELANTE; *F6v. 25 ET

PARKE, DAVIS & COMPANY

INTIMiE. (Demanderesse) .............

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,

PROVINCE DE QUEBEC

Brevet-Contrefagon-Validit-Infonction-Antibiotique-Substance pr6parde ou produite par procidg chimique-Inventeur-Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 9208, art. 41(1).

La demanderesse a poursuivi la d6fenderesse pour violation d'un brevet relatif I un antibiotique connu sous le nom de chloramph6nicol ou chloromycitine. Le brevet contient des revendications de la substance pr6parde autrement que par le proc6d6 brevet6. Cet antibiotique, s6crit6 par des micro-organismes dans une culture, s'y trouve dilu6 et inutilisable h cet 6tat brut. Un procid6 d'extraction est donc indispensable pour obtenir la substance utilisable h des fins th~rapeutiques. En d~fense I l'action, on a soutenu que le proc6d6 d'extraction, par solvant ou par adsorption, d~crit dans le brevet est un proc6d6 chimique et que, par consequent, la revendication de la substance prdparde autrement que par le proc6d6 brevet6 est invalide en vertu de l'art. 41(1) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203. La demanderesse soutient au contraire que l'extraction est un proc6d6 physique. La Cour sup6rieure a d6clar6 le brevet invalide. Ce jugement a 6t6 renvers6 par la Cour d'appel qui a statu6 que le brevet et la revendication de la substance 6taient valides; l'injonction qui avait 6t6 demandie avec l'action a 6t6 en cons6quence accord6e. La d6fenderesse en a appel6 b cette Cour.

Arrdt: L'appel doit Stre accueilli.

Selon le sens usuel de 1'expression eprocd6 chimique>, les proc6d6s d'extraction d6crits dans le brevet sont des proc6d6s chimiques au sens de l'art. 41(1) de la Loi sur les brevets et, par consiquent, la revendication par la demanderesse de la substance pr6parde autrement que par le proc6d6 brevet6 est invalide.

Patent-Infringement

Validity- Injunction-Antibiotic- Whether substance prepared or produced by chemical process-Inventor-Patent Act, R.S.C. c. 9208, a. 41(1).

The plaintiff company sued the defendant company for infringement of a patent relating to an antibiotic known as chloramphenicol or chloromycetin. The patent contains claims for the product not limited to the drug prepared by the process described. The antibiotic secreted by micro-organisms grown in a culture medium is in a diluted state and not usable in that raw state. An isolation process is required in order * Comm: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon. to obtain the substance capable of being used for therapeutic purposes. As a defence to the action, it was pleaded that the isolation process, by means of a solvent or by adsorption, described in the patent is a LT9E chemical process and, consequently, the claim of the substance pre- -, pared otherwise than by the patented process is invalid by virtue of s. 41(1) of the Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203. The plaintiff contends that the isolation process is a physical process. The Superior Court held the patent to be invalid. This judgment was reversed by the Court of Appeal which held that the patent and the claim of the substance were valid. The injunction asked for with the action was granted. The defendant company appealed to this Court.

Held: The appeal should be allowed.

According to the usual meaning of the expression "chemical process", the isolation processes described in the patent are chemical processes within the meaning of s. 41(1) of the Patent Act and, consequently, the claim by the plaintiff of the substance prepared otherwise than by the patented processes is invalid.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing a judgment of Puddicombe J. Appeal allowed.

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement du Juge Puddicombe. Appel accueilli.

Joan Clark et Malcolm E. McLeod, pour la d6fenderesse, appelante.

Christopher Robinson, c.r., et Samuel Godinsky, c.r., pour la demanderesse, intimbe.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE

JUGE PIGEON:-La question A d6cider en cette cause est la validit6 d'un brevet relatif h un antibiotique connu sous le nom de chloramphinicol ou chloromyc6tine. Au prochs, I'appelante a admis qu'elle faisait la vente de cette substance sous le nom de sopamyc6tine et I'obtenait de personnes auxquelles l'intim6e n'avait pas d6livr6 de permis de fabrication. De son c6t6, I'intim6e a admis que le produit vendu par l'appelante n'6tait pas fabriqu6 selon son proc6d6 brevet6. Vu ces admissions le procks a t r6duit aux deux moyens de d6fense suivants.

1 [19671 B.R. 975.

R.C.S.

Premibrement, Quentin Bartz qui a obtenu le brevet au b6ndfice de 1'intim6e, est-il vraiment le seul inventeur comme il l'a d6clard dans sa demande de brevet? N'a-t-il pas plut6t parachev6 une invention faite en partie par d'autres puisqu'il a fait seulement l'identification et traction de 1'antibiotique qui se trouvait dans un bouillon de culture (ou pr6par6 par d'autres?

Deuxiamement, s'agit-il d'une substance pr6parde ou produite par des proc6dds chimiques? Si tel est le cas, la revendication de la substance pr6par~e autrement que par le proc6d6 brevet6 de 1'intim6e est invalide en vertu du para. 1 de 'art. 41 de la Loi sur les brevets.

En Cour sup6rieure, le Juge Puddicombe a accueilli les deux moyens de d6fense, rejet6 la demande d'injonction et d6clard le brevet invalide. En Appel , au contraire, les juges Hyde, Rinfret et Choquette ont 6t6 unanimement d'avis que le brevet et la revendication de la substance

6taient valides et ils ont dicern6 une injonction en consequence pour le reste de la dur6e du brevet avec r6serve du recours en dommages.

En r6sum6, l'historique de 1'invention est le suivant. Au cours de recherches m6thodiques ayant pour objet la d6couverte de substances bact~ricides, on a pr6pard dans un milieu appropri6 une culture d'une esp~ce de moisissure provenant d'un sol du V6n6zu6la et qu'on a subs6quemment baptis6e: <<streptomyces venezuelms. Par fermentation avec ce microorganisme dans un milieu nutritif appropri, on a obtenu un liquide A-65>)

dans lequel on a constat6 la presence d'une activit6 bact6ricide.

A ce point le produit a 6t6 confi6 A Bartz qui, par des procid6s d'extraction connus, est parvenu A isoler la substance active h 1'6tat pur, A v6rifier qu'il s'agissait d'un nouvel antibiotique et h en d6terminer la composition chimique.

II est 6tabli clairement que cet antibiotique, le chloramph6nicol, est s6crit6 par les microorganismes dans le milieu de culture mais il s'y trouve dilu6, m6l6 h de nombreuses impuret6s et inutilisable h cet 6tat brut. Le proc6d6 d'extraction est indispensable pour obtenir la substance utilisable h fins thdrapeutiques, la preuve le d6montre et 1'intim6e l'a admis devant nous. Par cons6quent, tout le litige sur la deuxibme question se ramine h decider si la fermentation et l'extraction sont des proc6d6s chimiques au sens de la Loi sur les brevets comme l'appelante le pretend, alors que l'intimbe et ses experts soutiennent que la fermentation est un procid6 biologique et 1'extraction, un proc6d6 physique. Pour disposer du litige il ne parait pas n6cessaire de Pigeon trancher le d6bat sur la fermentation. Il suffit d'examiner le proc6d6 d'extraction. Celui-ci comprend diverses alternatives. On peut dire que 1'une des m6thodes consiste h utiliser des solvants qui ne sont pas miscibles dans 1'eau. Une autre consiste h utiliser de l'alumine activ6e ou du charbon activ6 pour s~parer le produit des impuret6s en adsorbant soit les impuret~s, soit le produit lui-mame. Dans certains cas, il est nicessaire de recourir h une acidification avec un acide mineral dilu6, mais dans d'autres cela ne parait pas n6cessaire. Baer, t6moin expert de l'intim6e, a affirm6 avoir fait l'extraction en provoquant l'adsorption sur le charbon de bois activ6 sans acidification et en d6gageant la substance du charbon activ6 au moyen d'un solvant appropri6 qui est ensuite 6vapor6. Parce qu'au terme de ces manipulations qui comprennent jusqu'A dix 6tapes, la structure chimique du produit reste inchang6e, les deux experts de l'intim6e soutiennent qu'il s'agit d'un proc6d6 physique. Peu importe, disent-ils, que la structure chirnique des impuret6s puisse 6tre modifi6e, celle de la substance recherchie ne 1'est pas et par cons6quent il s'agit, soutiennent-ils, d'un proc6d6 physique et non d'un proc6d6 chimique.

On peut constater que cette fagon de raisonner a pour effet de restreindre le sens de 1'expression

Devant nous les deux parties ont 6t6 d'accord pour reconnaltre que dans la Loi sur les brevets l'expression <proc6d6 chimique> devait 6tre prise dans son sens usuel et non pas dans un sens scientifique. C'est d'ailleurs ce qu'implique n6cessairement la decision de cette Cour dans Continental Soya Co. Ltd. c. J. R. Short Milling Co. Canada Ltd. . On y a d6cid6 en somme que ce n'6tait pas parce qu'une reaction chimique se produisait dans l'application d'un procid6 qu'il fallait le caract6riser comme un proc6d6 chimique. En 1'occurrence il s'agissait du blanchiment de la farine de b16 par l'addition d'une poudre extraite de fives soya par mouture. On a statu6 qu'il ne s'agissait pas d'un proc6d6 chimique mime si une r6action chimique se produisait comme il s'en produit dans toutes sortes d'op6rations usuelles, tels que la fabrication du pain et les processus biologiques ordinaires que personne ne classe comme des proc6d6s chimiques dans le langage usuel.

L'intim6e, tout en admettant ainsi qu'une manipulation n'est pas un proc6d6 chimique au sens de la loi du seul fait qu'une r6action chimique s'y produit, soutient cependant que s'il n'y a pas une r6action chimique modifiant la structure chimique du produit lui-mame, il n'y a pas proc6d6 chimique. A vrai dire, cette assertion repose uniquement sur l'opinion des deux experts de l'intim6e, opinion que 1'on a fait porter, tout comme celle de deux des experts de 1'appelante, sur la question mime qu'il appartient aux tribunaux de juger, savoir: qu'est-ce qu'un procid6 chimique au sens de la Loi sur les brevets?

Cette question n'en 6tant pas une de vocabulaire scientifique ne peut pas 6tre tranchie par la seule consid6ration des opinions d'experts sur ce vocabulaire et les concepts qui s'y rattachent. Nous n'avons pas besoin de d6cider lesquels des experts de 1'appelante ou de 'intim6e ont raison, ceux qui affirment que scientifiquement c'est un proc6d6 chimique ou ceux qui le nient. Celui-1A seul qui des cinq experts ayant t6moign6 dans cette cause s'en est tenu au strict point de vue scientifique, le Dr Spencer, a expliqu6 que suivant les conceptions actuelles, les proc6d6s de fermentation sont du domaine de la biochimie et les procidds d'extraction par adsorption ou par solvant, du domaine de la chimie physique. D'apris lui, le ph6nomhne d'adsorption est non seulement un proc6d6 chimique mais un proc6d6 qui implique une r6action chimique. De m8me il considbre les extractions par solvant comme des procid6s chimiques mime en 1'absence de toute r6action chimique et cela pour le motif que, dans ce proc6d6, l'on utilise les propri6t6s chimiques d'un produit chimique.

'

Il est un fait que les experts de l'intim6e n'ont pu nier, c'est que les proc6dds dont il s'agit sont des proc~d6s de laboratoire de chimie, des proc6d6s de ce que Baer lui-meme PV a appel6 <preparative chemistry>. Questionn6 sur que l'on devait entendre par <<chemisorption>, terme employ6 par ceux qui considbrent 'adsorption comme un ph~nomane chimique, il a r6pondu:

Il n'est pas sans int6rit d'observer qu'en Grande-Bretagne le Solliciteur g6n6ral si6geant en appel du Directeur des brevets a d6cid6 que la distillation fractionn6e 6tait un proc6d6 chimique tout comme un procid6 de fabrication du charbon activ6. R.R.'s Application ; H.E.P.'s Application'. Il convient aussi de noter qu'en Suisse, l'intim6e a obtenu du bureau f6d6ral en 1950, sur sa demande d6pos6e en aofit 1948, un brevet intitul6: <Procid6 de pr6paration d'un nouvel antibiotique>> et comportant la revendication suivante:

Or la loi f6d6rale suisse sur les brevets d'invention d6crdte l'art.

L'intim6e, en demandant le brevet suisse, se trouvait donc A soutenir qu'au sens de la loi f6dirale suisse le proc6d6 de fermentation et d'extraction est un procid6 chimique. Cela n'est peut-6tre pas aussi d~cisif que 1'admission d'utilit6 pratique d6coulant de la demande de brevet faite aux Ptats-Unis qui a t6 consid6r6e par cette Cour dans Parke, Davis & Company c. Empire Laboratories Limited . En effet on peut supposer que l'intim6e voulait se premunir contre une decision adverse sur sa reclamation du produit dans d'autres pays; si, par malheur, on d~cidait contre elle que cette r6clamation 6tait invalide parce qu'il s'agit d'un proc6d6 chimique, elle aurait int~rat a d6tenir au moins un brevet pour le proc6d6 dans les pays oii, en tout 6tat de cause, un brevet pour le produit ne peut 6tre obtenu. II n'en reste pas moins que la demande de brevet suisse d6montre que, il faut 'affirmer pour obtenir un brevet, I'intime 6tait prite A soutenir qu'il s'agit d'un proc6d6 chimique. Cela n'est donc pas insoutenable comme ses experts F'ont affirm6.

Pour ces raisons il faut conclure que, selon le sens usuel de 'expression <procid6 chimique>, les procid6s d'extraction d6crits dans le brevet dont il s'agit sont des proc6d6s chimiques au sens du para. 1 de l'art. 41 de la Loi sur les brevets et, par consequent, la revendication num6ro 7 du brevet canadien num6ro 479,333 est invalide. Comme cela suffit A disposer de la cause, il ne parait pas n6cessaire de statuer sur 1'autre moyen. Cela n'implique aucunement que la d6cision de la Cour d'appel sur cet autre moyen est tenue pour bien fond6e.

Dans les circonstances, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder A 'appelante tous les frais de 'appel y compris ceux de la motion pour suspension de 'ordonnance d'injonction.

En consequence, j'accueillerais 1'appel h cette Cour avec d6pens, frais de motion compris, j'infirmerais le jugement de la Cour d'appel de la Province de Qu6bec et r6tablirais le dispositif du jugement de la Cour superieure avec d6pens en Cour d'appel contre la pr~sente intim6e.

Appel accueilli avec dipens.

Procureurs de la d6fenderesse, appelante: Cate, Ogilvy,

Bishop, Cope, Porteous & Hansard, Montreal.

Procureurs de la demanderesse intimbe: Greenblatt,

Godinsky & Resin, Montreal.