Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Ces revendications, à mon avis, ne peuvent constituer des revendications en ce qui concerne toute étape inventive impliquée dans le mélange d’une substance à un véhicule puisqu’une telle étape n’implique aucune invention. Vide Commissaire des brevets v. Farbwerke Hoechst A.G. (1964 R.C.S. 49).

[TRADUCTION] La condensation peut être faite, par exemple, en dissolvant un dérivé de phénothiazine de formule II, qui est substitué en position 3 par une fonction sulfurée monovalente, dans un solvant organique approprié tel que par exemple, du benzène, du toluène ou du xylène, et en faisant réagir le dérivé de phénothiazine dissous avec une ω -halogéno-alkyla-mine de formule III, à la température ambiante ou à une température plus élevée, en présence dans le mélange réactif d’un agent de condensation alcalin, tel que par exemple l’hydroxyde de sodium, l’hydroxyde de potassium, la sodamide, le sodium métal-

lique, l’hydrure de lithium, le tert-butylate de sodium, etc., c’est-à-dire un métal alcalin ou un composé tel qu’un hydroxyde, une amide, un hydrure ou un alcanolate.

La réaction peut aussi être faite en l’absence de solvant, en fondant ensemble les substances à faire réagir; dans ce cas, il est également possible de se passer d’agent de condensation bien que cela puisse réduire le rendement.

Une fois la réaction terminée, le mélange réactif est agité avec de l’eau et le solvant évaporé sous pression réduite; cependant, les nouveaux composés peuvent également être extraits du mélange réactif par des acides minéraux ou organiques dilués et précipités de la phase aqueuse par addition d’un alcali caustique ou d’ammoniaque. Les bases peuvent être éliminées par filtration dans les cas où elles se séparent de la phase solide ou, lorsqu’elles se séparent sous forme d’huile, peuvent être retenues dans le benzène ou dans un autre solvant hydrofuge et ensuite libérées du solvant par évaporation. Les bases peuvent être purifiées par distillation sous vide poussé et peuvent être converties en sels appropriés d’acides organiques ou minéraux.

C’est tout ce que contient le mémoire descriptif comme description sur la façon de préparer la thioridazine en utilisant un produit de départ bromo-éthane bien que, comme on l’a dit précédemment, la préparation de thioridazine en utilisant un produit de départ chloro-éthane soit décrite en détail dans l’exemple 1 comme illustration du procédé général et la suffisance de celle-ci comme description du procédé au chloro-éthane n’a pas été mise en doute. Il y a ainsi dans le mémoire descriptif une description générale d’un procédé pour la production d’une classe importante de substances consistant en une identification du type de technique chimique utilisée, à savoir, la condensation de produits d’un type avec des produits d’un autre type, plus une description générale de la façon dont l’opération peut être réalisée pour différents produits des deux types. La thioridazine est l’une des substances comprises dans le groupe qui peut être ainsi préparée. Le produit de départ bromo-éthane appartient à l’un des deux types de produits de départ et il peut être condensé avec un membre approprié de l’autre type de produit de départ, qui cependant n’est pas indiqué, pour produire la thioridazine. La descrip-

tion générale de la technique pour réaliser la condensation n’est pas cependant, limitée à celle qui utilise comme produit de départ un bromo-éthane ou à celle qui utilise comme produit de départ un bromo-éthane ou un chloro-éthane pour produire la thioridazine. En conséquence, comme l’ont montré les témoignages, tout ce qui est dit dans la description générale, ne s’appliquerait pas à l’un ou l’autre des deux procédés et sans une description plus détaillée de ceux-ci, il serait nécessaire à un chimiste d’appliquer ses connaissances pour choisir dans la description générale les conditions de la réaction, les solvants, les agents de condensation et les acides appropriés pour mener à bien l’opération. Par exemple, dans l’application du procédé au bromo-éthane à la production de thioridazine, l’un des solvants et l’un des agents de condensation mentionnés dans la description générale ne conviendraient pas. Dans le cas du procédé au chloro-éthane, l’exemple 1 donne des renseignements supplémentaires à titre d’illustration du procédé général complet mais il n’y a nulle part les mêmes renseignements détaillés donnés en ce qui concerne le procédé au bromo-éthane soit par référence à ce qui est dit dans la description du procédé au chloro-éthane à l’exemple 1 soit d’une autre façon.

Dans cette situation, le Dr Baer vint témoigner que les chimistes savent fort bien que dans une telle réaction chimique un composé au bromo-éthane se comporterait d’une façon analogue ou similaire au composé au chloro-éthane correspondant à moins qu’une anomalie de comportement du composé au bromo-éthane dans la réaction n’ait été mentionnée. Lui-même, sur les instructions du procureur de la défenderesse, avait en fait préparé de la thioridazine après avoir examiné des documents publiés avant l’époque en cause sans avoir vu le mémoire descriptif ou ce qu’il contenait, en utilisant comme produit de départ un chloro-éthane et quelque temps après, après avoir vu le mémoire descriptif, il avait préparé de la thioridazine en utilisant comme produit de départ un bromo-éthane et ses connaissances générales de chimie organique ainsi que celles obtenues au cours des expériences antérieures, et il n’eut aucune difficulté qui, à son avis, n’aurait pu être surmontée par un étudiant en chimie organique.

Il semble également selon son témoignage qu’il n’a reçu aucune aide pour réaliser le procédé au bromo-éthane à partir de la description du mémoire descriptif, qui en fait ne semble avoir rien à ajouter aux connaissances chimiques générales sur la façon de condenser les produits de types définis pour produire des substances de la classe définie.

Le Dr Wright au contraire, bien que d’avis que la préparation de la thioridazine, en ce qui concerne la chimie, n’exige rien de plus qu’une simple habileté en ce domaine, et aurait été évidente à toute personne familière avec ce qui était généralement connu en avril 1956 au sujet de la chimie des phénothiazines, est d’avis que le nombre de variables importantes telles que la température de réaction, l’intensité de la réaction, le solvant particulier à utiliser, l’agent de condensation particulier, s’il en est, et la quantité de chacun des produits et autres était tel que beaucoup de temps et d’efforts seraient nécessaires pour trouver une façon de produire avec succès de la thioridazine par un procédé au bromo-éthane en l’absence d’une description détaillée sur la façon de le faire.

Bien que je pense que la facilité avec laquelle le docteur Baer a réusssi ne soit pas applicable à toute personne que l’on pourrait qualifier de chimiste expérimenté, il me semble que la description générale du mémoire descriptif et la description détaillée du procédé au chloro-éthane comme exemple illustratif, serviraient en fait à rappeler à un chimiste ce qu’il sait déjà c’est-à-dire qu’un procédé au bromo-éthane pourrait sans doute être fait d’une façon similaire en se rappelant les différences connues entre les réactions avec des composés bromes et les réactions avec des composés chlorés et que l’addition d’une description détaillée du procédé au bromo-éthane n’aurait, en fait, pas appris grand chose à un chimiste qualifié et ne l’aurait pas aidé beaucoup à réaliser le procédé.

D’un autre côté, l’article 36(1) exige que le requérant décrive son invention et son application ou exploitation telles qu’il les a conçues. Le public et le lecteur ont droit à une description de l’invention que l’inventeur a faite et dire qu’un groupe de phénothiazines substituées peut être fabriqué par un type connu de réaction chimique est, tel que je le vois, affirmer simplement ce qui est déjà connu comme une proposition générale plutôt que dire que l’inventeur a mené à bien l’invention d’une façon particulière en utilisant des produits particuliers et constaté qu’il s’agit d’une méthode pour produire une nouvelle substance plus utile que prévue, connue sous le nom de thioridazine. Je pense de plus que M. Goldsmith a raison lorsqu’il prétend que si les inventeurs n’ont pas réalisé le procédé au bromo-éthane, ils n’ont pas le droit de le revendiquer et que, s’ils l’avaient en fait réalisé, c’eût été très simple de le décrire comme ils l’ont fait dans le cas du procédé au chloro-éthane au moyen d’une description qui donnerait au lecteur précisément ce qu’implique leur invention du procédé au bromo-éthane.

Cela semble être la norme de description que le Juge Fletcher Moulton avait à l’esprit lorsqu’il a dit dans la cause British United Shoe Machinery Company Ltd. v. A. Fussel & Sons Ltd., (1908) 25 R.P.C., à la p. 650, qui a été citée par l’avocat de la défenderesse:

[TRADUCTION] Étant donné que l’inventeur a le devoir de donner les renseignements les plus complets au public, il doit mentionner, si par exemple l’invention est un procédé, les quantités et les durées aussi exactement qu’il le peut.

M. Smart a soumis que l’invention était la thioridazine et qu’en donnant des détails sur le procédé au chloro-éthane, les inventeurs décrivaient le meilleur moyen connu par eux pour obtenir le bénéfice de l’invention mais selon moi, on ignore le fait que le procédé au bromo-éthane est un procédé séparé qui est un aspect séparé de l’invention, qui a ses propres conditions optimales et qui est revendiqué séparément. Il est nécessaire, je pense, de se rappeler également que si le procédé au bromo-éthane avait été en fait inventé par les inventeurs, ils devaient non seulement le réaliser mais devaient être les premiers à le faire et que ex hypothesi aucune description de celui-ci ne devait être disponible au public dans la littérature publiée. Il me semble donc que l’exigence de la loi que le requérant décrive correctement et complètement l’invention et son application ou exploitation telles qu’il les a conçues n’est pas remplie, en ce qui concerne un procédé tel que celui-ci, par un mémoire descriptif qui ne décrit pas le procédé particulier lui-même et qui ainsi ne décrit pas complètement ce qui a été inventé et ne décrit ni son application ou exploitation telle que conçue par l’inventeur. Même si avec les connaissances disponibles et sans faire preuve d’une ingéniosité inventive, un chimiste pouvait concevoir une méthode de préparation de la thioridazine par un procédé de condensation exigeant l’emploi d’un produit de départ au bromo-éthane et un dérivé approprié de la phénothiazine, le public a, je pense, le droit de connaître la méthode que le demandeur a conçue et employée et sur laquelle il se base pour revendiquer un monopole pour ce procédé. Ici, bien que la présence dans le mémoire descriptif d’une revendication pour le procédé au bromo-éthane suggère qu’il fait partie de l’invention de la thioridazine et de ses procédés de production, la description de l’invention ne contient même pas une simple déclaration (comme c’est le cas pour les sels) que la thioridazine peut être préparée par un procédé essentiellement similaire à celui décrit dans l’exemple 1 par la condensation de 3-méthylmercaptophénothiazine

avec un bromo-éthane comme produit de départ. En conséquence, malgré certains doutes, je conclus que les revendications en ce qui concerne le procédé au bromo‑éthane ou un procédé qui en dépend, c’est-à-dire, les revendications 1, 3, 5, 7, 9, 10 et 11 sont invalides.

Je dois ajouter que je suis arrivé à cette conclusion avec moins d’hésitation que j’aurais pu avoir, en me disant que les inventeurs qui après avoir fait une invention qui consistait en la thioridazine et deux procédés de préparation, dont l’un utilisait un bromo-éthane comme produit de départ, au lieu de décrire ce qu’ils ont fait, ont décrit comme leur invention, une classe d’inventions qu’ils n’ont pas inventées du tout, ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes si leur description générale est considérée comme étant simplement ce qu’elle prétend être, c’est-à-dire, une description de l’invention alléguée de la classe plutôt que de leur invention réelle d’un procédé particulier pour la fabrication de la thioridazine. On a souvent dit que les mémoires descriptifs de brevets ne sont pas des exercices de composition et qu’une cour s’efforcera d’accorder quand elle le peut les brevets d’inventions méritoires. Mais ceci ne peut pas être appliqué au point d’ignorer ce qui semble être une exigence spécifique de la loi. De même, la composition d’une description adéquate de ce qui en fait a été inventé ne devrait pas être si difficile, avec l’aide d’un conseiller en brevets, qu’il en résulte une absence de description d’une partie essentielle de l’invention réelle dans le mémoire descriptif alors que ce mémoire descriptif est plein de description de ce que les requérants n’ont pas inventé et bien que le mémoire descriptif ait évidemment été préparé avec beaucoup de soin. (Les italiques ont été ajoutés.)

Dans le cas présent, selon la première impression, le mémoire descriptif semble décrire une invention, à savoir une classe de substances, et assurer l’utilité de tous les membres de la classe. Aucune personne versée dans l’art ne penserait, cependant, une minute que tous les membres de la classe ont été préparés et essayés mais ne considérerait, à mon avis, l’assertion [que] comme une simple hypothèse.

Je suis d’accord avec la soumission de l’avocat de la demanderesse que les revendications de la substance particulière, la thioridazine, ne cadrent pas avec le caractère de la prétendue invention de la classe mais

lorsque de telles revendications sont en fait trouvées dans un mémoire descriptif, le mémoire descriptif lui-même prend un sens différent de celui qu’il pourrait avoir autrement et, tel que je le vois, il devient alors nécessaire de lui donner dans toute la mesure du possible une interprétation pratique.